El trade dress1 se define, en sus términos más amplios, como la imagen total y la apariencia general2 de un negocio y/o producto; es el total de la imagen o el diseño en general o la apariencia de un producto o su envase3, donde se incluyen características como tamaño, forma, color, combinaciones de colores, texturas y gráficos4, así como técnicas particulares de venta5; características que requieren ser consideradas en conjunto y no por separado6.

Para la International Trademark Association (INTA) el trade dress es la imagen comercial global de un producto o servicio, la cual indica o identifica su origen, distinguiéndolo de las imágenes comerciales de los productos o servicios de otros competidores en el mercado; incluye el diseño o la configuración de un producto, así como el embalaje, y/o la decoración o ambiente en el que se prestan los servicios y/o expenden los productos.

La protección del trade dress tiene sus orígenes en las acciones contra la competencia desleal establecidas en la “Ley Lanham” de los Estados Unidos de América, donde se prohíbe la venta de bienes mediante el uso de cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier designación falsa de origen, descripción falsa o engañosa de los hechos, que sea susceptibles de causar confusión o de causar error o engañar en cuanto a la afiliación, relación o asociación de una persona con otra, o en cuanto al origen, patrocinio o aprobación de los productos, servicios o actividades comerciales de una persona con otra. En todo caso la protección no se limita a las marcas registradas, sino que se extiende a las palabras no registradas, símbolos, colecciones de colores y diseños que el consumidor ha llegado a asociar con un servicio o producto.

Es importante puntualizar que los elementos funcionales de un producto o servicio no pueden ser protegidos, y para poder determinar que los elementos del trade dress no son funcionales, es necesario demostrar que el elemento del producto y/o servicio no sirve a ningún otro propósito que no sea la identificación del mismo8, que la característica en conflicto no sea una parte de la función del producto y/o servicio, sino que el valor de dicha característica es la mera identificación del proveedor.9 En todo caso, aunque algunos componentes de la imagen comercial de que se trate pueden ser interpretados como funcionales, la combinación global de funciones puede ser, no obstante, no funcional y por lo tanto susceptible de protección.

Para que el trade dress pueda ser objeto y tener derecho a la protección, debe alcanzar un significado secundario, lo que se demuestra cuando en la mente del consumidor el significado primario de una característica del producto y/o servicio es la de identificar el origen del producto y no el producto y/o servicio en sí.11 Los factores relevantes para abordar la cuestión de significado secundario incluyen: a).- La amplitud de tiempo que la imagen comercial ha sido utilizada por un único proveedor; b).- La cantidad de ventas y publicidad de la imagen comercial; c).- La asociación que hace el consumidor; y d).- El hecho de copiar.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, estableció que para poder interponer una demanda de competencia desleal por infracción al trade dress se debe probar que el diseño no es funcional; el diseño es inherentemente distintivo o distintivo en virtud de haber adquirido un significado secundario; y existe un riesgo de confusión13, sobre el riesgo de confusión los tribunales americanos han aplicado el análisis de riesgo de confusión, que requiere evaluar y analizar una serie de factores que incluyen, entre otras cuestiones: el grado de similitud entre la marca del propietario y la presunta marca infractora.

En todo caso, para la INTA, el trade dress es susceptible de protegerse y funcionar como una marca, con las consideraciones de la legislación positiva en la materia, ya que funciona de la misma forma que las marcas tradicionales, y son usadas por los consumidores para identificar los productos de una empresa.

Protección del Trade Dress en México 

El trade dress difiere de la marca y el aviso comercial, ya que las marcas, conforme a lo establecido en el artículo 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, son todo signo visible que distinga productos o servicios de otros, pudiendo constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Y por aviso comercial, conforme al artículo 100 de la misma legislación, se entienden las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Sin embargo tanto las marcas como el aviso comercial requieren de registro ante el IMPI, en tanto que diversos elementos del trade dress no tienen requisitos formales de registro y reciben protección legal simplemente por ser distintivos y reconocibles. En todo caso pueden formar parte del trade dress distintos tipos de marcas, ya sean nominadas, innominadas y/o tridimensionales, incluso derechos de autor.

La protección al trade dress en México se realiza bajo la misma óptica de la competencia desleal, partiendo del contenido del artículo 6 Bis del Código de Comercio, que establece que los comerciantes deben realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante; e induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En el mismo orden de ideas, se debe considerar que las acciones civiles producto de actos de competencia desleal, se podrán iniciar cuando se haya obtenido previamente un pronunciamiento firme en la vía administrativa; dicha resolución administrativa debe realizarse a la luz del contenido del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que se considera infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que dicha ley regula; así como usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por dicha ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. Por lo que el uso de tales elementos operativos y de imagen constituye competencia desleal.

En México se ha sentado un precedente judicial sobre los elementos que integran la competencia para considerar desleal, estableciéndose que “la competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades. En ese sentido, la libre competencia, en principio, no puede ser restringida por el solo hecho de que el éxito de un competidor conduzca a la ruina de otro, siempre que los medios para hacerla no sean reprochables, pues de serlo, resultaría desleal.” 

En el mismo sentido, en el 2008 se estableció un precedente judicial para la definición de trade dress y la acepción aceptada en México que es imagen comercial, señalándose sobre esta última que: “Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.” 

Del análisis de las dos tesis anteriores, se deduce que no toda la competencia entre comerciantes da lugar a que pueda iniciarse una acción sobre competencia desleal, ya que habría que considerar si la apariencia con la que se presenta o publicita un producto o servicio por parte de un comerciante, evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio comercializado por un competidor, ya que se estaría utilizando deslealmente. En todo caso habría que determinar si esas características de la imagen comercial son o no funcionales del producto y/o servicio, se haya o no adquirido un significado secundario y que exista riesgo de confusión.

No debe dejarse de lado la protección que la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga precisamente a los consumidores, dicha ley establece que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Entendiéndose por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. En todo caso los consumidores cuando hayan adquirido un bien o servicio por error o confusión por información o publicidad engañosa o abusiva, tiene medios de defensa establecidos por la normativa antes señalada, pero eso sería objeto de otro análisis.

La imagen comercial o trade dress es un área nueva e interesante en México y aún existen muchas cuestiones que se deben de ir perfeccionando en cuanto a su regulación y criterios doctrinales y judiciales. En todo caso habrá que analizar la ventaja de solicitar el registro de todos los signos que sean susceptibles de protección a través de alguna figura reconocida en la legislación mexicana, ya sea una marca, aviso comercial, nombre comercial y/o derechos de autor, y buscar la forma de proteger los elementos no funcionales de los productos o servicios, creando una estrategia de comercialización que permitan crear el significado secundario de dichos elementos.